Consejos para solicitar una patente internacional

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  • Solicitar patente internacional

Consejos para solicitar una patente internacional

Una solicitud de patente internacional puede resultar una excelente base de la que partir con un nuevo proyecto de internacionalización empresarial.

Obtener el monopolio sobre una tecnología propia en varios países supone una rentable ventaja en el mercado pues nos permitirá:

  • Impedir la fabricación y venta de nuestro producto a terceros en territorios estratégicos.
  • Licenciar la explotación de la invención a cambio de una compensación económica o acuerdos comerciales estratégicos.

Pero para poder arrancar el proceso administrativo de una solicitud de patente internacional se han de tener claros algunos conceptos y seguir algunos sencillos consejos, y eso, es precisamente lo que con estas líneas voy a intentar facilitar.

Consejo: Antes de solicitar una patente internacional se debe hacer una valoración previa de la invención para comprobar si “a priori” cumple con los requisitos exigidos a una patente.

Los requisitos pedidos a una patente para ser concedida son en esencia estos 3:

  • Que sean nuevas: no se haya hecho pública con anterioridad a la fecha de solicitud.
  • Que impliquen actividad inventiva: la invención no resulta evidente del “estado de la técnica” para un experto en la materia. Por “estado de la técnica” se entiende todo lo publicado en relación con el objeto de la patente antes de la fecha de solicitud de la patente.
  • Que tengan aplicación industrial: que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

Consejo: Se ha de guardar con recelo y bajo secreto el funcionamiento de la invención antes de la solicitud para evitar que se publique y por tanto se rompa el requisito de novedad.

Para hacer la valoración previa de la invención se ha de hacer un estudio del “estado de la técnica”, es decir, un rastreo de las publicaciones en la materia y una vez detectadas compararlas con el objeto de la invención para comprobar su alcance y como inciden sobre la misma

Consejo: Se ha de ser muy cuidadoso en la elaboración de la memoria descriptiva de la patente, especialmente en su juego de reivindicaciones.

Una vez considerado que la invención merece una patente, se debe ser muy cuidadoso en la redacción de la memoria descriptiva que acompañara a la solicitud, especialmente en el juego de reivindicaciones por lo que contar con un profesional que colabore y asesore en su elaboración es un excelente consejo. Una inadecuada redacción de las reivindicaciones puede ofrecer una nula protección a la invención y/o acarear dificultades insalvables durante su tramitación.

Se ha de tener claro que por definición una patente es un derecho de explotación en exclusiva de una invención otorgado por un Estado durante un periodo de tiempo determinado.

De la definición se deduce que es cada Estado el que concede este derecho de manera independiente. Para conseguir una patente en varios países habrá que recurrir a cada una de sus oficinas de patentes.

Como hacerlo de manera individualizada supone una enorme inversión y una gran complejidad técnica por las distintas legislaciones idiomas oficiales etc. Existen una serie de acuerdos internacional para simplificar y abaratar esta tarea. De entre los 5 existentes destaca el Tratado de Cooperación en materia de Patentes conocido como PCT, que corresponde con las siglas del termino en inglés (Patent Coopetation Treaty).

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Este tratado es el más utilizado en la tramitación internacional de patentes y comprende un elevado número de países por lo que es común referirse a las solicitudes que lo emplean como patentes internacionales. De forma concreta pertenecen en la actualidad los siguientes 150 Estados:

Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Albania,  Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Baréin, Benin, Brunei Darussalam, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Central Africana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Irán, Islandia, Italia, Japón, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Comoras, Saint Cristóbal y Nieves, República Democrática de Corea, República de Corea, Kazakstán, República Democrática de Lao, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Mónaco, República de Moldavia, Montenegro, Madagascar,  República de Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Serbia, Federación Rusa, Ruanda, Arabia Saudí, Seychelles, Sudan, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, San Marino, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, El Salvador, República Arábica de siria,  Swazilandia, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos de América, Uzbekistán, Saint Vicente y las Granadinas, Vietnam, Sur África, Zambia, Zimbabue.

Las estadísticas de la propia OMPI, organismo internacional encargado de su gestión, tal y como apunta la reseña anual correspondiente a 20014 del Tratado de cooperación en materia de patentes indican un constante crecimiento temporal de su uso, prueba de su eficacia y utilidad.

Esto se debe a que las solicitudes internacionales de patentes presentan 5 ventajas:

  • Unifican parte de la tramitación internacional a bajo coste.
  • Facilitan una primera opinión sobre el objeto de la solicitud en forma un informe de búsqueda internacional que incluye una breve opinión sobre las posibilidad de patentabilidad de la invención poniendo en situación al interesado sobre las probabilidades de éxito de su patente
  • Permite “comprar tiempo”, ya que se puede retrasar la decisión, y por tanto la inversión, de entrar en la llamada fase nacional o regional hasta unos 30 meses desde la fecha de presentación internacional o de prioridad.
  • Permite mantener en secreto la invención por un mínimo de 18 meses, lo que puede resultarle útil para valorar el mercado y su viabilidad.

Así una solicitud de patente por el PCT no inicia un proceso de concesión de patente en sí mismo, es un sistema por el que simplemente se unifica la tramitación previa a la concesión.

En el momento de la solicitud lo más razonable es designar a la oficina nacional del país donde uno se encuentre como receptora de la solicitud, pero se ha de saber que para la elaboración del informe de búsqueda internacional se puedes designar la oficina que se desee.

De este modo, en el caso de España por ejemplo, puede solicitarse ante la Oficina Española de Patentes y pedir que el informe de búsqueda sea elaboración por la Oficina Europea de Patentes. De este modo tendremos de primera mano su opinión sobre la invención.

Consejo: Designar como oficina emisora del informe de búsqueda internacional aquella que estratégicamente más nos interese, por ejemplo, la oficina europea de patentes, la estadounidense o la japonesa.

La tramitación de una solicitud de patente internacional consta de los siguientes pasos administrativos:

patente internacional

  • 0 Meses: Solicitud de patente nacional o directamente internacional por el PCT
  • Antes de 12 meses: Solicitud internacional PCT o en países no pertenecientes al tratado de cooperación en materia de patentes
  • Entre el mes 9 y 16: Recepción del informe de búsqueda internacional
  • Entre el mes 16 y 18: Posibilidad de modificar el juego de reivindicaciones antes de publicación
  • Mes 18: Publicación internacional de la solicitud
  • Mes 19: Posibilidad de solicitar una búsqueda suplementaria a otra oficina
  • Mes 22: Posibilidad de solicitar examen preliminar de las modificaciones
  • Mes 28: Informe de búsqueda suplementario (si se ha pedido)
  • Entorno al mes 30: Plazo máximo de entrada en fase nacional o regional.

El plazo máximo de 30 meses para la entrada en fase nacional o regional es orientativo pues en algunas oficinas de patentes como la europea el plazo real es de 31 meses y en el de Israel de 33. Además este plazo puede ampliarse en algunos países bajo solicitud específica y el pago de tasas oficiales. Por ultimo, sobre el plazo indicar que en casos de verdadera fuerza mayor como inundaciones, tornados o huelgas puede también ampliarse pero lo más aconsejable para cumplir con profesionalidad y garantías todas las gestiones es fijar, al menos, con un mes de antelación la ejecución de la entrada en fases.  En este enlace se encuentran todos los plazos posibles.

Consejo: Dada la necesidad de traducciones técnicas, valoración de modificadores, firma de autorizaciones de representación, etc.,etc, requeridas en la entrada en fases se debe establecer un plazo de, al menos, un mes de antelación en su ejecución para poder gestionarla con plenas garantías.

Para finalizar y a modo de resumen de los 9 pasos administrativos implicados en una solicitud de patente internacional por el PCT derivan los siguientes hechos y consejos:

  • La tramitación de una patente internacional puede arrancarse desde una solicitud de patente nacional, en un estado miembro, siempre dentro de los 12 meses de prioridad internacional
  • Se dispone de 12 meses desde la primera solicitud para tramitar la patente en aquellos países no pertenecientes al PCT.
  • El informe de búsqueda internacional debe analizarse con detenimiento para valorar posibles modificaciones en el juego de reivindicaciones o incuso el abandono de la solicitud antes de su publicación.
  • En caso de ser de interés puede solicitarse una búsqueda complementaria en otra oficina de patentes autorizada para tratar de localizar nuevos documentos que quizá no localizó la primera Administración encargada de la búsqueda principal por lo amplio y diverso del estado de la técnica y la variedad de idiomas y campos técnicos existentes.
  • En caso de estimar necesarias modificaciones, estas se pueden someter a examen preliminar para conocer la opinión de lo oficina encargada al respecto.
  • Desde la recepción del informe y especialmente desde el momento de la publicación de la solicitud, cuando ya es publica, se puede planificar la entrada en fase nacional regional, es decir, decidir en que países se formalizara finalmente la solicitud.
  • Puede modificarse la memoria de la patente solicitada originalmente antes de ser depositada en cada oficina nacional o regional.
  • Se dispone de un tiempo medio de 30 meses para continuar la tramitación en las correspondientes oficinas nacionales o regionales de patentes, en caso de no hacerlo la patente se pierde pasando a dominio público.

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Por | 2018-02-17T09:49:50+00:00 octubre 23rd, 2015|Blog de MNH, MNH Patentes, Patentes|Sin comentarios