Cómo patentar un Modelo de Utilidad

////Cómo patentar un Modelo de Utilidad

Cómo patentar un Modelo de Utilidad

Un modelo de utilidad es algo más que un guaperas con valiosas habilidades. La expresión patentar modelo de utilidad se utiliza para identificar un tipo de registro que protege legalmente invenciones menores.

En otras ocasiones ya hemos hablado sobre modelos de utilidad, pero esta vez vamos a intentar ofrecer un enfoque integral que forzadamente podríamos llamar holístico.

La holística se refiere a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos.

Y eso es justo lo que vamos a intentar hacer a continuación con la figura del modelo de utilidad.

Modelo de utilidad: Enfoque holístico

Para ofrecer este completo punto de vista partiremos de la propia definición de modelo de utilidad:

Es un derecho exclusivo que concede un Estado a una invención y que permite a su titular impedir a terceros utilizar comercialmente la invención sin su autorización durante un período de tiempo limitado.

E iremos desmigando todo lo que rodea y constituye esta definición. Usaremos para ello estos 11 epígrafes:

  • Qué puede registrase como modelo de utilidad
  • Cuánto dura un modelo de utilidad
  • Cuánto cuesta un modelo de utilidad
  • Dónde puedo registrar un modelo de utilidad
  • Diferencia entre patente y modelo de utilidad
  • Diferencias entre modelo de utilidad y diseño industrial
  • Principales ventajas del Modelo de utilidad
  • Requisitos para patentar un modelo de utilidad
  • 4 buenos consejos para patentar un modelo de utilidad
  • Modelo de utilidad internacional
  • De modelo de utilidad a patente europea

¡Vamos a por ello¡.

Qué puede registrase como modelo de utilidad

Respecto a lo que puede o no protegerse como modelo de utilidad, hay que tener claro que cada legislación nacional tiene sus peculiaridades, pero en términos generales pude afirmarse que pueden registrarse como modelos de utilidad las nuevas mejoras técnicas que se obtengan de la configuración, estructura o constitución de utensilios, herramientas o dispositivos.

Estas mejoras sobre objetos y tecnologías conocidas, a pesar de no presentar gran actividad inventiva o no entrañar gran complejidad técnica, en la mayoría de ocasiones suponen una ventaja competitiva y por ello merece la pena registrarlas.

Visto lo anterior no será patentable como modelo de utilidad como por ejemplo las aplicaciones informáticas en general, los reglamento, los procedimientos, el material biológico y genético, etc.

Cuánto dura un modelo de utilidad

En la definición vemos que el derecho de los modelos de utilidad se otorga por un periodo de tiempo determinado. Superado este tiempo, el derecho caduca y cualquiera podrá utilizarlo.

El plazo de vigencia máxima de un modelo de utilidad es en la mayoría de países de 10 años a contar desde el momento de su solicitud, pero cada legislación tiene sus peculiaridades y este periodo puede acortarse hasta los 7 años en algunos casos, o extenderse hasta los 15 en casos excepcionales.

A continuación tenéis un enlace al apartado que la wikipedia dedica a los modelos de utilidad. En el está tabulada una buena aproximación de todas las duraciones por países. 

Cuando cuesta un modelo de utilidad

Ésta como es lógico es una cuestión clave para el titular.

Si se cuenta con una agencia de propiedad industrial como aliado, lo que es muy recomendable, al importe correspondiente a las tasas oficiales de solicitud de cada país en que se deposite, habrá que sumar los honorarios profesionales que pueden oscilar entre los 900 y 3.000 €, en función de la complejidad de la materia y la tarifa de cada profesional.

En estos costes se incluyen la elaboración de la memoria descriptiva por técnicos especializados y un juego de figuras. Así como la correcta cumplimentación de la solicitud, su traducción técnica la idioma oficial de que se trate y el seguimiento del tramite.

En cuanto a costes, es interesante conocer también que para mantener en vigor un modelo de utilidad concedido en necesario el pago de una tasa de mantenimiento, cuyo importe y plazo depende de cada legislación.

Generalmente se trata de un pago anual,  y el importe es mayor cuanto más antiguo es el modelo de utilidad.

Al coste de esta tasa habrá que sumar los honorarios profesionales del agente que vigila el expediente que entre otras comunica el correspondiente pago de mantenimiento.

Los primeros importes de mantenimiento suelen estar incluidos en la propia solicitud.

Como orientación sobre la magnitud de estos costes indicar que pagar una tercera anualidad suele rondar los 90 – 150 € por país y por ejemplo una décima los 300 – 500 €.

Donde puedo registrar un Modelo de utilidad

En la definición inicial de modelo de utilidad se apuntalaba también que estamos frente a un derecho territorial.

En consecuencia cada Estado lo trata y concede aplicando su propia legislación.

A este respecto es muy importante saber que esta modalidad no está reconocida por todos los países del mundo, y por tanto, los modelos de utilidad no existen en todos los Estados..

Actualmente sólo un significativo número de regiones ofrece esta posibilidad. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la relación de países en que pueden registrarse modelos de utilidad es la siguiente:

  • Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazakstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldava, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

Y también en las oficinas de registro de las 2 asociaciones africanas siguientes:

  • Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) a la que pertenecen los siguientes 9 estados: Botsuana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, República Unida De Tanzania, Swazilandia, Uganda, Zimbabue.
  • Organización Africana de la Prop iedad Intelectual (OAPI) al que pertenecen los siguientes 17 estados: Benín, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Mali, Camerún, Mauritania, República centroafricana, Nigeria, Congo, Comoras, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Chad, Guinea, Togo.

Es imprescindible conocer también que toda solicitud de modelo de utilidad, por ejemplo en España, otorga un periodo de 12 meses de prioridad internacional para extender dicha solicitud a otros países.

En los países donde no hay modelos de utilidad podemos recurrir a la figura de la patente de invención aprovechando éste derecho de prioridad internacional establecido en el art. 4 del Convenio de París.

La prioridad es relevante, pues ofrece al titular la oportunidad de valorar otros mercados durante un año e internacionalizar la protección de su invención si fuera de interés.

Este hecho es también aplicable a solicitudes realizadas a través de tratados internacionales de patentes. Lo que implica que podemos solicitar un modelo de utilidad por ejemplo en España y antes del año extender geográficamente esta solicitud por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes o como una solicitud de patente europea, lo que también resulta una gran ventaja.

Como hemos ya mencionado en los países en que se contempla al modelo de utilidad éste convive con la figura de la patente de invención lo que genera cierta confusión.

Diferencias entre patente y modelo de utilidad

La existencia de dos regímenes distintos para la protección de un invento en base a la naturaleza del mismo, motivo por el que muchos inventores se ven en la encrucijada de tener que decidir cuál les conviene más.

Como sabemos cada país tiene sus legislaciones y reglamentos en materia de Propiedad Industrial, pero todos ellos comparten características comunes.

Las diferencias entre patente y modelo de utilidad comienzan a aparecer cuando analizamos los requisitos que cada uno debe satisfacer. Así, una patente para ser concedida debe reflejar invenciones con estos 3 requisitos:

  • Que sean nuevas, es decir que no se hayan dado a conocer al público con anterioridad a la fecha de solicitud (novedad internacional).
  • Impliquen actividad inventiva, es decir, que la invención no resulte evidente para un experto en la materia que se base en conocimientos ya publicados con anterioridad.
  • Que tengan aplicación industrial, es decir, que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

Los modelos de utilidad al igual que las patentes, protegen invenciones, pero de menor calado creativo y por tanto con menor actividad inventiva.

Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica y se centran en la protección de objetos (utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos) razón por la que también se conocen como “pequeñas patentes“, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo“.

Debido al menor grado de exigencia inventiva, el plazo de protección que ofrecen los modelos de utilidad es más corto que el de las patentes. Este plazo varía de país en país, pero por lo general la duración máxima de un modelo de utilidad es de 10 años, frente a los 20 años de una patente.

Por este motivo, un modelo de utilidad es más adecuado para la protección de un producto con un ciclo de vida corto.

Para finalizar recordar que al internacionalizar una solicitud es posible cambiar de una a otra modalidad registral, es decir, se puede transformar una solicitud de modelo de utilidad a patente y viceversa.

Por este motivo en los países donde no existe el modelo de utilidad podemos recurrir a la figura de la patente de invención para proteger una invención aprovechando el derecho de prioridad internacional que el art. 4 del Convenio de París establece como un plazo de 12 meses, desde la primer solicitud, para extender la protección territorial de patentes y modelos de utilidad.

Como resumen podría decirse que los modelos de utilidad otorgan una protección temporal menor a las patentes y se les exigen unos requisitos más flexibles para la concesión por lo que suelen ser empleados para la protección de objetos que presentan una configuración concreta de la que deriva una ventaja práctica.

Diferencias entre modelo de utilidad y diseño industrial

La diferencia entre ambas modalidades radica en su naturaleza. Los modelo de utilidad, como hemos visto, están creados para ofrecer protección a invenciones menores, a mejoras técnicas que resuelven problemas técnicos concretos

Mientras que con los diseños industriales se protege únicamente la apariencia externa de los objetos o productos, aquello que los hace singulares como su geometría, ornamentación, etc.

El diseño industrial no alcanza las características dictadas exclusivamente por una función técnica.

Principales ventajas del Modelo de utilidad

Las mas evidente es que permite disponer de un derecho de uso en exclusiva de una cierta tecnológica, lo que potencia la rentabilidad comercial por permitir eliminar legalmente a potenciales competidores.

Esta ventaja podríamos obtenerla también con una patente.

Pero si entramos en detalles, vemos que la rápida tramitación de los modelos de utilidad es una clara ventaja frente a las patentes de invención.

Así, si por ejemplo tomamos el caso de España, donde los modelos de utilidad tienen un plazo medio de unos 6 meses desde solicitud hasta concesión, para el titular será posible extender esta misma solicitud a otros países con su modelo de utilidad ya concedido en España.

Es cierto, que la concesión española no será garantía de que se conceda allí donde vaya, pero sí será una excelente base para la comercialización nacional y un activo empresarial importante.

Por otro lado, la tramitación simplificada de los modelos de utilidad abarata los costes al no ser necesario pagos como los correspondientes a las tasas de búsqueda y el examen sustantivo.

A modo de resumen, puede decirse que los modelos de utilidad ofrecen infinidad de posibilidades al titular de una invención tanto si su interés es conseguir la rápida concesión de un derecho de Propiedad Industrial sobre la misma a un coste asequible, como si su intención es internacionalizar dicha invención en el corto plazo.

Requisitos para patentar un modelo de utilidad

Como hemos reiterado cada país tiene unas peculiaridades administrativas, pero también comparten la esencia de esta modalidad, y pueden por tanto, encontrarse requisitos comunes a todos ellos. Básicamente estas características comunes son los que siguen:

  • En todos los casos se tramitan en el idioma oficial del país de que se trate y se sigue una tramitación más sencilla y rápida que la de las patentes, por lo que económicamente resultan más asequibles y suponen una vía más rápida para obtener la concesión de un derecho de Propiedad Industrial.
  • En contrapartida, el tiempo de exclusividad que otorgan es menor (la mitad en la mayoría de ocasiones) que el reconocido a las patentes. Pero este tiempo es suficiente para amortizar el esfuerzo e inversión empleado en su consecución.
  • Igualmente ha de adjuntarse junto a la solicitud y el correspondiente pago de tasa oficial una memoria descriptiva de la invención. Esta descripción es vital, pues su redacción, y especialmente del juego de reivindicaciones, emana el marco de protección que el derecho concedido otorgará al solicitante.

Memoria descriptiva de un modelo de utilidad

Como decíamos el primer requisito a cumplir, y el más importante, para proteger una invención a través de un modelo de utilidad es elaborar correctamente la solicitud y más concretamente la memoria descriptiva que la acompaña, pues su contenido enmarcara el derecho otorgado.

Un profesional con experiencia será sin duda quien mejor pueda ayudarnos en su elaboración, pero básicamente la memoria descriptiva de un modelo de utilidad contempla estos apartados:

  1. Título: Debe ser claro, conciso y designar técnicamente la invención.
  2. Descripción: Por su propia naturaleza es el apartado más largo y suele estructurarse en varios subapartados que generalmente son:
    • Objeto de la invención.
    • Sector de la técnica.
    • Antecedentes.
    • Descripción de la invención.
    • Explicación de las figuras.
    • Realización preferente.
  1. Dibujos: Complementan la descripción de la invención y ayudan a su comprensión.
  2. Reivindicaciones: Son el apartado más importante, definen y delimitan el objeto de protección. Deben ser claras y concisas, estar numeradas y fundadas en la descripción.
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Modelo de utilidad ejemplo

Para que podáis poneros en situación sobre lo que puede patentarse como modelo de utilidad y cómo se materializa, os facilito una publicación de memoria descriptiva de un modelo de utilidad español ya caducado, y en consecuencia, de dominio público.

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Si tenéis curiosidad y queréis ver más publicaciones de modelos de utilidad en español no tenéis mas que utilizar un buscado como Latipat-Espacent para encontrar cuantas necesitéis.

Modelo de utilidad tramitación

Y nuevamente en términos generales podemos decir que la solicitud de un modelo de utilidad tendrá que superar las siguientes etapas:

  • Solicitud
  • Examen de forma (con posibilidad de subsanar errores)
  • Publicación
  • Posibilidad de un examen de fondo, según la legislación
  • Plazo para oposiciones de terceros
  • Suspenso si hay oposiciones y plazo para contestar
  • Resolución (concesión / denegación) y plazo para recurrir dicha resolución

Si tenéis interés en patentar en España un modelo de utilidad y queréis conocer concretamente la tramitación de un modelo de utilidad en España, os invito a ojear este enlace modelo de utilidad en España donde encontrareis todos los detalles.

4 buenos consejos para patentar un modelo de utilidad

4 consejos para patentar un modelo de utilidad

  1. Contar en todo momento con asesoramiento profesional para tomar la decisión más acertada en la protección de nuestra invención.
  2. Si es viable solicitar un modelo de utilidad hacerlo inicialmente en un único país para minimizar la inversión de partida.
  3. Durante los 12 primeros meses desde solicitud trabajar en el desarrollo y la comercialización para poder valorar opciones de internacionalización.
  4. Extender la solicitud donde nos interese impedir la producción y la comercialización sin autorización.

Modelo de utilidad internacional

Todo titular de un modelo de utilidad se plantea la posibilidad de extender su solicitud nacional a otros países para contar así con la ventaja de la exclusividad en un mercado internacional.

Esta extensión territorial debe realizarse durante el primer año de tramitación, pues como hemos visto el derecho de prioridad establece un plazo máximo de 12 meses para ampliar geográficamente su alcance.

Para llevar a cabo de forma coherente y planificar la internacionalización de un modelo de utilidad se debe estar bien informado, tener experiencia en tramitación internacional y unos conocimientos técnicos muy específicos, por lo que el consejo de un profesional en la materia será nuestro mejor aliado.

De forma general se ha de saber que existen 4 posibilidades para abordar esta tarea:

  1. Hacer directamente una solicitud de modelo de utilidad en la oficina del país de que se trate, siempre que su legislación contemple esta modalidad, reivindicando prioridad.
  2. Hacer una solicitud de modelo de utilidad a través de alguno de los 2 tratados internacionales que contemplan esta modalidad.
  3. Para los países que no contemplan el modelo de utilidad, solicitar directamente una patente, igualmente reivindicando prioridad internacional.
  4. Una última opción muy interesante es solicitar una patente, a través de algún acuerdo internacional, transformando la modalidad de la solicitud y reivindicando nuevamente prioridad. Estos posibles acuerdos son 3, y contemplan a estos países:
      • Patente Euroasiática: Federación de Rusia, República de Armenia, República kirguiz, República de Azerbaiyán, República de Moldava, República Popular Bielorrusia, República de Georgia, República de Tayikistán, República de Kazakstán, Ucrania.
      • Consejo del Golfo: Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
      • Patente europeaAlbania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino y Turquía. Pertenecen también los estados que reconocen las patentes europeas a petición: Hong Kong, Bosnia y Herzegovina, MontenegroY también desde mazo de 2015: Marruecos.

A continuación profundizaremos sobre esta última opción, por ser la más habitual e interesante.

De modelo de utilidad a patente europea

Para transformar una solicitud de un modelo de utilidad nacional, por ejemplo española, en una solicitud de patente europea han de realizarse una serie de gestiones y contemplar algunas consideraciones. En resumen destaco estas:

  • Hacer la transformación antes de vencer al año de prioridad. La propia publicación de nuestro modelo de utilidad nacional formara parte del estado de la técnica si la patente se tramita con posterioridad a este año, y por tanto, carecerá de novedad, requisito imprescindible para la concesión de toda patente.
  • Aportar el certificado de prioridad internacional correspondiente a la oficina de la primera solicitud. En caso de ser preciso este documento deberá ser traducido a uno de los 3 idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes: inglés, francés o alemán
  • Revisar y adaptar la memoria descriptiva del modelo de utilidad a la norma específica de la Oficina Europea de Patentes. Puede ser necesario incluir un resumen así como traducir la memoria prioritaria a uno de los 3 idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes.
  • Cumplidos los anteriores puntos, tenemos que cumplimentar la solicitud y pagar las  tasas oficiales de solicitud, informe de búsqueda y si se desea simultáneamente las de designación y examen. Para los países no pertenecientes a la Oficina Europea de Patentes será imprescindible contar con un representante autorizado ante dicho organismo.
  • Con estas gestiones arrancará la tramitación ordinaria de una solicitud de patente europea que seguirá la siguiente tramitación:

Como despedida recordar que los requisitos de novedad y actividad inventiva exigidos por la Oficina Europea de Patentes son más rigurosos que los exigidos a un modelo de utilidad en cualquier otra oficina.

Esto deriva de la propia naturaleza de los modelo de utilidad al estar pensados para proteger invenciones con un menor rango inventivo que las protegidas por patentes.

Esto ha de tenerse en cuenta  antes de iniciar la solicitud de una patente europea que reivindica la prioridad de un modelo de utilidad. Contar con un equipo profesional que nos asesore y realice las gestiones, será sin duda de gran ayuda.

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Por | 2019-10-29T06:27:06+00:00 octubre 22nd, 2019|Blog de MNH, MNH Patentes, Patentes|Sin comentarios