Como patentar en Estados Unidos inventos, diseños y plantas

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  • Cómo patentar en Estados Unidos

Como patentar en Estados Unidos inventos, diseños y plantas

Disponer de patentes propias supone una ventaja adicional en un mercado tan grande y competido como el de Estados Unidos, pues las patentes están muy arraigadas en la cultura empresarial y legal estadounidense.

Tanto es así, que la legislación incita a identificar los productos patentados con el número de patente. En caso de no hacerlo se considerara que no existe infracción de la patente hasta después de haber informado al infractor formalmente. Por el contrario, identificar productos como patentados y no existir patente concedida alguna está penado por ley.

Sobre este respecto, es bueno aclarar también, ya que es una duda muy común, que identificar un producto con las señas ¨patent pending nº…¨ no tiene vinculación legal alguna, simplemente es una forma de informar de que una patente relacionada con el producto se ha solicitado en la oficina estadounidense de patentes (USPTO).

Consideraciones antes de solicitar una patente en Estados Unidos

  • Es vital asegurarse de que una patente es realmente la modalidad registral que encaja en la protección de la invención, pues existen otras alternativas como el secreto industrial o los derechos de autor por las que pudiera obtenerse una mejor protección.
  • Hay que revisar que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación estadounidense. Para ello lo mejor es hacer una búsqueda y valoración de publicaciones anteriores relacionadas con el objeto de la invención.
  • Igualmente antes de proceder a la solicitud de una patente se debe saber a qué tipo corresponde la invención. Existen 3 tipos de patentes en EE.UU.

Tipos de patentes en Estados Unidos

  • Patentes de utilidad (Utility patent): contemplan las invenciones sobre un nuevo y útil proceso, máquina, artículo de fabricación, composición o cualquier nueva mejora útil de los mismos. Son las patentes más numeroso de EE.UU. y son concedidas por 20 años a contar desde la fecha de solicitud. Pueden solicitarse reivindicando la prioridad internacional de una solicitud en otro país durante los 12 primeros meses de tramitación.
  • Patentes de diseño (Design patent): contemplan los diseños no obvios, nuevos, originales, y ornamentales de artículos manufacturados. Protegen sólo la apariencia del artículo no sus características estructurales o funcionales. Por ello en la solicitud se incluyen figuras sin referencias y una única reivindicación. Tienen una validez de 15 años desde concesión y no están sujetas a pagos de mantenimiento. Pueden solicitarse reivindicando la prioridad internacional de una solicitud de diseño industrial en otro país durante los 6 primeros meses o designando a EUA en una solicitud de diseño internacional.
  • Patentes de plantas (Plant patent): protegen las variedades vegetales distintas y nuevas reproducidas asexualmente. La solicitud incluye una descripción botánica de la planta, un dibujo en color si éste es relevante, y una única reivindicación. Tienen una validez de 20 años a contar desde la solicitud.

Además las patentes de plantas y de utilidad pueden ser solicitadas como patentes provisionales o no provisionales. Las solicitudes no provisionales son las solicitudes ordinarias de patentes y las provisionales presentan algunas peculiaridades que conviene conocer.

Solicitud de patente provisional en Estados Unidos

Una solicitud de patente provisional en EE.UU. es una forma rápida y algo más barata de establecer una fecha de presentación en Estados Unidos. Antes de 12 meses puede/debe ser trasformada en una solicitud no provisional.

La solicitud de patente provisional está enfocada a proyectos inmaduros donde los inventores aún no tienen toda la información necesaria para hacer una solicitud formal de patente pero tienen la necesidad de preservar con urgencia la invención. Por este motivo en la solicitud provisional debe ponerse especial cuidado en dejar reflejadas suficientemente las características técnicas esenciales de la invención.

Un agente o despacho especializado será quien mejor aconseje sobre la elección de la modalidad, en la valoración previa y en la elección del tipo de patente si así procede. La tramitación y defensa de una patente exige conocimiento legales y técnicos muy específicos, por lo que un especialista es de gran ayuda, supone un ahorro de tiempo y una garantía. Si nos embarcamos nosotros mismos en la tramitación, al no disponer de experiencia, no tendremos la certeza de que la patente obtenida ofrece una protección adecuada a la invención. Por otro lado, si no se dispone de residencia en EE.UU. es obligatorio contar con un representante legal para poder tramitar correctamente una patente estadounidense.

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Patentar en Estados Unidos: Tramitación.

Una vez depositada la solicitud de patente en la USPTO esta será sometida a un examen formal. Si en este examen formal se detecta algún error o la solicitud está incompleta se da traslado al titular o representante para subsanar dichos errores.

TRAMITACIÓN DE PATENTE EN EE.UU.

La solicitud completa y correctamente presentada será admitida a trámite, momento en que se concatenan la siguiente serie de actos administrativos:

  • Se le asigna un número de serie y se envía a una unidad del ramo técnico específico. En esta unidad se le asigna un examinador.
  • El examinador, lo primero que hace, es asegurarse de que se reivindica una única invención en la solicitud.
  • En caso de detectar más de una invención el examinador emplaza a decantarse por una de ellas para ser examinada y a presentar observaciones en defensa de la unidad inventiva.
  • El examinador realiza una búsqueda en el estado de la técnica y valora si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el la ley sobre solicitudes de patentes: 35 USC 111(a).
  • La solicitud se publica a los 18 meses desde la primera solicitud.
  • En base a la opinión del examinador pueden darse 2 escenarios en la tramitación:

o   La invención cumple los requisitos de patentabilidad y se emplaza para el pago de las tasas correspondientes (publicación o/y concesión). Tras su pago la patente es concedida.

o   Encuentra objeciones y emite un rechazo no definitivo de la solicitud (lo más habitual) en el que explicara las razones. Ante esta acción oficial de rechazo provisional pueden presentarse modificaciones del juego de reivindicaciones y argumentos de defensa. En caso de no hacerlo la solicitud se dará por abandonada. Toda contestación puede aplazarse hasta un máximo de 5 meses pagando tasas adicionales.

  • Tras la contestación a la acción oficial el examinador puede nuevamente:

o   Aceptar las modificaciones y argumentos y dar traslado para pagar las tasas de concesión.

o    No aceptarlos en cuyo caso se puede abandonar la solicitud o tratar de hacer modificaciones más profundas. Si la respuesta a una acción final no supera todas las objeciones del examinador o si cualquiera de las reivindicaciones ha sido rechazada dos veces se puede presentar un recurso ante la Sala Primera de Patentes y Junta de Apelación (PTAB)

Es interesante recordar que puede solicitarse una entrevista o llamada con el examinador encargado del expediente para aclarar las diferencias encontradas y poder así trazar una adecuada estrategia de defensa, lo que en todos los casos resulta beneficioso. Contar nuevamente con la ayuda de un representante legal experimentado será de gran ayuda y aligerará la carga de cada contestación a las acciones oficiales.

Patentar en Estados Unidos: Costes.

Si hablamos de como patentar en Estados Unidos, el tema de los costes es importante pues a todo el mundo le preocupa. Nuevamente un agente o representante autorizado será quien mejor nos asesore sobre el tipo de patente que precisamos y los posibles costes asociados a su tramitación tanto en lo que corresponde a tasas oficiales como a honorarios profesionales.

Los importes correspondientes a tasas oficiales dependen del tipo de patente que solicitemos ante la oficina estadounidense de patentes (USPTO). En todos los casos tenemos el pago de una tasa base de solicitud más cargos adicionales que incluyen:

  • Una tasa de búsqueda
  • Una tasa de examen
  • La tasa de concesión

Dependiendo del tipo de descripción que hagamos en la memoria la solicitud puede ser objeto de una tasa adicional por el número de reivindicaciones. Igualmente solicitar extensiones en los plazos de respuesta a las acciones oficiales implica el pago de una tasa adicional que será mayor cuanto mayor sea el plazo. Este aplazamiento será de un máximo de 5 meses, y su importe incrementa por cada mese adicional.

Es interesante conocer que las (small entity) pequeñas empresas tiene un descuento del 50% en casi todas las tasas y además las denominadas “micro-entidades”, donde se incluyen a las universidades, se les concede una reducción de hasta el 75% en determinadas tasas.

En todos los casos hacer la solicitud Online es más barato, pues supone un ahorro fijo de 200 $ frente a la solicitud física.

El coste total de la tramitación dependerá en gran medida de la evolución del expediente, sobre todo de si son emitidas o no acciones oficiales, lo que es más que habitual.

Como referencia indicar que depositar una nueva solicitud de patente en Estados Unidos supone de media un importe de entre 4.500  y 7.500 euros.

Patentar en Estados Unidos: Plazos.

Los plazos de tramitación es algo que también preocupa a todo solicitante pues a pesar de que la solicitud crea una expectativa de derecho y preserva la novedad de la invención hasta alcanzarse la concesión no se dispondrá de un derecho efectivo.

La estimación y actual cumplimento de plazos y estadísticas referentes a la tramitación de patentes en EE.UU. puede verse detalladamente en el centro de visualización de datos de patentes.

Los datos mostrados en la actualidad muestras algunas cifras interesantes como:

  • El plazo de tramitación total estimado desde solicitud hasta concesión es de unos 27 meses.
  • El objetivo de la USPTO es bajar a 20 meses al plazo total de tramitación para 2019.
  • El tiempo para recibir la primera acción oficial es de 18 meses, plazo que coincide con la publicación.
  • De promedio se dan 2,5 acciones oficiales por solicitud.

Para acortar estos plazos de tramitación existen algunas opciones que buscan aligerar el examen de fondo. En esencia las posibilidades existentes sobre este aspecto son 4.

  • Examen prioritario (¨Track One¨): su objetivo es obtener en 12 meses una opinión final sobre la solicitud. Es válido para patentes de utilidad y de plantas. La tramitación se acelera al no realizarse una búsqueda previa al examen. Para acogerse a este examen prioritario tan solo hay que indicarlo y pagar una tasa en el momento de la solicitud.
  • Examen acelerado: ofrece la oportunidad de tener la disposición final en 12 meses. Al pedirla el examen de la solicitud se salta el turno por cumplir con una serie de requisitos especiales como son la edad y salud del solicitante, si se está infringiendo la patente, o se abordan materias ¨sensibles¨ como la calidad del medio ambiente, la energía, el ADN recombinante, materiales superconductores, el SIDA, el cáncer o la lucha contra el terrorismo.
  • Entrevista piloto (“Full First Action Interview Pilot”): bajo este programa, el solicitante tiene derecho a una primera entrevista, previa petición, antes de la primera acción oficial sobre el fondo de la solicitud y tras haber recibido una comunicación condensada de lo encontrado en la búsqueda previa. En la entrevista podrán discutirse con el examinador propuestas, enmiendas y objeciones en busca de un acuerdo que encamine hacia la concesión. Si no se alcanza un acuerdo se emitirá una primera acción oficial que incluirá el contenido de la entrevista.
  • PPH (The Patent Prosecution Highway): este programa gira en torno al concepto de intercambio de información entre oficinas y tiene por objeto evitar duplicar trabajo. Permite que un solicitante que haya conseguido una opinión de patentabilidad favorable de la USPTO o cualquier otra oficina perteneciente al acuerdo pueda dirigirse a las restantes oficinas e ingresar en un sistema de examen acelerado. Hasta ahora pertenecen las oficinas de patentes de Australia, Austria, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Islandia, Israel, Japón, Corea del Sur, Instituto Nórdico de Patentes, Noruega, Portugal, Rusia, Singapur, EE.UU. España, Suecia, Reino Unido, y la Oficina Europea de Patentes.

Patentar en Estados Unidos: Mantenimiento.

Por último debe saberse que con la concesión de las patente de utilidad en EE.UU. no finaliza el proceso. Las patentes de utilidad precisan del pago de una tasa de mantenimiento para disponer del derecho otorgado en vigor. Este pago ha de hacerse en los siguientes plazos:

  • 3 años y medio desde la concesión
  • 7 años y medio desde la concesión
  • 11 años y medio desde la concesión

Sobre el mantenimiento de las patentes de utilidad destaca el hecho de que los pagos no son comunicados por la USPTO y que existe un periodo de 6 meses para hacer el pago superado el plazo, pero con recargos. Si no se paga la tasa de mantenimiento la patente expirará en la fecha aniversario de la concesión que coincida con el cuarto, octavo o décimo segundo año, momento en que la invención pasará a dominio público.

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Por | 2018-02-17T09:51:04+00:00 abril 27th, 2015|Blog de MNH, MNH Patentes, Patentes|Sin comentarios