La actual globalización de los mercados hace cada vez más necesaria la tramitación internacional de una patente para extraer de ella el máximo beneficio empresarial. Prueba de ello es que las solicitudes de patentes por el llamado PCT, de las siglas en ingles correspondientes al “tratado de cooperación en materia de patentes¨ cada vez son más numerosas, tal y como reflejan las estadísticas de los últimos años vertidas por la propia OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que es el organismo internacional responsable de su gestión.

La tramitación de patentes por el PCT está diseñada para solventar parte de las dificultades a las que se enfrenta un inventor o empresario a la hora de internacionalizar la protección de su invención pues permiten tomar decisiones estratégicas y hacer las correspondientes inversiones en un periodo de tiempo de unos 30 meses.

Por este motivo es la opción más aconsejable a la hora de arrancar la tramitación internacional de una patente. Además la oficina designada en la solicitud de una patente por el PCT emitirá un informe de búsqueda internacional con una breve opinión sobre las posibilidad de patentabilidad de la invención poniendo en situación al interesado sobre las probabilidades de éxito de su patente y asi pueda tomar la decisión de abandonar, modificar su solicitud o continuar con la memoria descriptiva de su invención tal y como se presentó inicialmente.

Dada la complejidad que entraña elaborar una correcta solicitud de patente internacional, interpretar el resultado del informe de búsqueda, hacer un adecuado seguimiento a su tramitación así como su defensa en general lo más aconsejable es contar con el apoyo de un equipo especializado en la materia.

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Un dato clave a considerar en la tramitación de patentes por el PCT es que desde el momento de la publicación de la solicitud hasta entorno al mes 30 se inicia un importante paso en el que se ha de decidir dónde geográficamente se depositara finalmente la solicitud de la patente para continuar así su tramitación internacional lo que implica una importante inversión económica si se pretende tener el monopolio de la tecnología en muchos países. Por este motivo es un paso que ha de ser tomado con detenimiento y basándose en los objetivos y estrategia internacional conjunta de la empresa. La decisión de donde continuar la tramitación ha de estar basada en 3 pilares:

  • Los países en que se comercializara la invención.
  • Países donde podrá fabricar nuestra competencia de forma efectiva.
  • Los países en que se pueden establecer alianzas con terceros para licenciar o vender la patente a cambio de una compensación económica.

Para poder tomar certeramente esta decisión se han de conocer además los plazos máximos de que se dispone y saber que esta llamada entrada en fases puede hacerse de 2 maneras:

  • A través de oficinas de patentes que gestionan la patente en un grupo de países, llamándose en este caso entrada en fase regional
  • Directamente en la oficina de patentes del país de que se trate, hablándose de entrada en fase nacional

En cualquiera de los dos caso es muy conveniente seguir estos 5 sencillos consejos:

  • Para abordar la entrada en fase nacional o regional lo conveniente es esperar hasta disponer del resultado del informe de búsqueda internacional. Si éste es favorable, y en la medida de lo posible, hacer el desembolso económico de la entrada en fases entre la publicación de la solicitud y un mes antes del plazo máximo.
  • Para los países que no son miembros del PCT se dispone de solo 12 meses de prioridad internacional, a contar desde el momento de la solicitud para depositar la extensión.
  • Previo a cualquier solicitud se han de valorar posibles modificaciones de la memoria en base al resultado del informe de búsqueda internacional, en caso de que no se hayan realizado ya, así como del resultado del examen preliminar si este se ha solicitado.
  • Hay que considerar los costes de una adecuada traducción técnica de la memoria al idioma oficial de la oficina de que se trate.
  • En la mayoría de las ocasiones es necesario además un representante legal y se debe considerar el tipo de documento de representación necesario.

En esta ocasión, por las ventajas que supone y ser lo mas habitual me centrare en la denominada entrada en fase regional comentando las 4 opciones de que dispone el titular y cada uno de los países pertenecientes a estos acuerdos internacionales de forma independiente.

La finalidad buscada por los 4 organismos que gestionan estas solicitudes de patentes en varios países es facilitar la tramitación y abaratar costes. La concesión de una patente tramitada como una entrada en fase regional tiene el mismo efecto que una patente tramitada en la oficina nacional correspondiente.

Fase regional PCT. Opciones

Entrada en fase regional europea: Euro-PCT

La vía más recomendable y utilizada para continuar la tramitación de una solicitud de patente por el PCT en Europa es hacerlo a través de la llamada Euro-PCT.  El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea permite entrar en fase regional europea y obtener la patente de una invención ante la Oficina Europea de Patentes (OEP)quien se encarga de todas las fases de la tramitación hasta la resolución final.

El plazo máximo para depositar esta solicitud Euro-PCT es de 31 meses desde la solicitud prioritaria y se puede elegir entre uno de los 3 idiomas oficiales de la OEP: inglés, alemán o francés.

La Oficina Europea de Patentes está considerada como una de las más prestigiosas por el alto nivel de sus profesionales y medios por lo que un buen consejo, si se tiene interés en obtener el monopolio de la tecnología contemplada en la solicitud en Europa, es designar a esta oficina como emisora del informe de búsqueda internacional de la solicitud PCT. De este modo, por un lado obtendremos su opinión sobre el objeto de la invención de primera mano, y por otro, abarataremos parte de las tasas del necesario informe de búsqueda internacional en la entrada en fase regional europea.

Actualmente pertenecen al acuerdo de la patente europea los siguientes países:

Albania, Croacia, Grecia, Lituania, Portugal, Alemania, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Austria, Eslovaquia, Hungría, Macedonia, Rumanía, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Malta, San Marino, Bosnia, España, Islandia, Mónaco, Suecia, Bulgaria, Estonia, Italia, Noruega, Suiza,  Republica Checa, Finlandia, Letonia, Polonia, Turquía, Chipre, Francia y Liechtenstein

Además tenemos que sumar los siguientes países:

  • Serbia y Montenegro que pueden designarse como países de extensión territorial.
  • Marruecos como país de reciente validación
  • Hong Kong en el momento de la designación de Estados miembros refiriéndose a una solicitud en Reino Unido.

Patente Euroasiática

La Convención sobre la Patente Euroasiática establece que a través de una única solicitud ante la Oficina Rusa de Patentes puede obtenerse protección en todos los estados miembros del convenio y tramitarse en un único idioma, el ruso. La Patente Euroasiática ha sido suscrita por los siguientes 10 países: 

República de Armenia, República de Kirguistán, República de Azerbaiyán, República de Moldavia, República de Bielorrusia, Federación de Rusia, República de Georgia, República de Tayikistán, República de Kazajistán, Ucrania

El plazo máximo para depositar una solicitud de patente euroasiática es de 31 meses desde la solicitud prioritaria.

Patente en la Organización Africana de la Propiedad Intelectual

La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) permite tramitar una única solicitud de patente en inglés o francés en sus 16 actuales miembros que son:

Benín, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Mali, Camerún, Mauritania, República centroafricana, Nigeria, Congo, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Chad, Guinea. Togo

El plazo para depositar una solicitud de patente ante la OAPI es de 30 meses desde la primera solicitud. 

Patente en la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial  

La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) que armoniza y contempla la siguiente relación de países de habla inglesa en el continente africano y cuyo acuerdo han ratificado los siguientes 9 estados.

Botsuana, República Unida De Tanzania, Lesoto, Suazilandia, Liberia, Uganda, Malawi y Zimbabue

El plazo máximo para depositar una solicitud PCT ante la ARIPO es de 31 meses desde la solicitud prioritaria.

Como último consejo mencionar que existen ayudas para los procesos de internacionalización. Concretamente en al caso de España para la entrada en fase regional de solicitudes de patentes por el PCT la propia oficina española de patentes y marcas como oficina receptora ha lanzado en los últimos años, y se prevee que así siga siendo, ayudas sobre los conceptos de las tasas oficiales y traducciones técnicas necesarias en la tramitación internacional de patentes. Para poder acceder a todas las ayudas posibles lo primero es estar informado en plazo y forma para lo que una vez más contar con un equipo especializado que nos alerte y asesore será el mejor consejo a tomar.

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